Lợi ích từ chuyển quyền nhãn hiệu để kinh doanh là lớn đối với cả hai phía thuê và cho thuê, song rủi ro tiềm ẩn cũng không hề nhỏ, khi quy định pháp luật về vấn đề này thuộc lĩnh vực chuyên biệt.
Chuyển quyền nhãn hiệu (hay còn gọi là li-xăng) tương tự như việc cho thuê nhãn hiệu. Đây là hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
Hợp đồng cho thuê có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý với bên thứ ba khi nhãn hiệu được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Trên thị trường, hình thức này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, café, bar…
Việc thuê và cho thuê nhãn hiệu mang lại lợi ích cho cả hai phía. Bên cho thuê sẽ thu về một khoản tiền nhất định, từ đó gia tăng giá trị đầu tư và lan tỏa thương hiệu đến rộng rãi khách hàng.
Bên thuê thì không mất thời gian, công sức để gây dựng thương hiệu mà vẫn được khách hàng biết đến nhanh nhất. Tuy nhiên, lợi ích luôn song hành với rủi ro nếu các bên tham gia không đánh giá đúng năng lực của nhau và quy định rõ ràng.
Việc phát sinh tranh chấp khi thực hiện hợp đồng trong một vụ kiện mới đây giữa doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng và doanh nghiệp ở TP.HCM là một điển hình về rủi ro chuyển quyền nhãn hiệu. Khoảng đầu năm 2016, hai bên lập hợp đồng cho thuê thương hiệu với nội dung thuê tài sản là quyền sử dụng (độc quyền) thương hiệu Seventeen Saloon (SSL) và vật dụng quán bar.
Thời hạn thuê là 3 năm từ ngày 1/4/2016 đến ngày 1/5/2019 với giá thuê hơn 3,3 tỷ đồng (tương đương 150.000 USD). Để đảm bảo thực hiện hợp đồng, bên thuê đề nghị ngân hàng phát hành thư bảo lãnh.
Việc kinh doanh không như kết quả mong đợi, bên thuê lâm vào tình cảnh khó khăn về tài chính và bị lấy lại mặt bằng kinh doanh. Cho rằng việc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng làm thay đổi hoàn cảnh nên bên thuê không có khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê thương hiệu, doanh nghiệp này đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê thương hiệu và hủy thư bảo lãnh thanh toán do ngân hàng phát hành.
Đáng chú ý, bên thuê viện dẫn nội dung hợp đồng đã thỏa thuận để “lật kèo”. Công ty cho rằng, điều khoản thanh toán trong hợp đồng thuê nhãn hiệu là chuyển khoản thông qua tài khoản cá nhân giám đốc công ty cho thuê là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu trốn thuế.
Doanh nghiệp này cũng tố, tại Đà Nẵng, có đơn vị khác đang sử dụng thương hiệu Seventeen Saloon, chứng tỏ đối tác không đảm bảo quyền sử dụng trọn vẹn thương hiệu này như thỏa thuận trong hợp đồng.
Tranh chấp giữa các bên tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng thực tế bị kéo dài và đến nay vẫn chưa có hồi kết. Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận, nếu có tranh chấp sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án nơi thực hiện hợp đồng, tức là Tòa án nhân dân Quận Sơn Trà.
Tuy nhiên, nhãn hiệu Seventeen Saloon (SSL) được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 63021. Bản chất đây là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 141-Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Theo quy định tại Điểm m, Khoản 3, Mục I, Phần A của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 3/4/2008, thẩm quyền giải quyết vụ việc là tòa án nhân dân cấp tỉnh. Do cấp sơ thẩm vi phạm về thẩm quyền giải quyết nên vào cuối tháng 1/2018, cấp phúc thẩm – Tòa án nhân dân Quận Đà Nẵng đã hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa Kinh tế – Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng xét xử.
Luật sư Lê Quang Vinh (Công ty Luật hợp danh Bross và cộng sự) cho biết, những tranh chấp nhãn hiệu diễn ra khá phổ biến trên thực tế. Đối với li-xăng thương hiệu, có 2 loại tính chất là độc quyền và không độc quyền. Tức là quyền của bên chủ sở hữu có thể cấp cho bên thứ ba. Nếu là li-xăng độc quyền bên A cấp cho bên B, thì chỉ bên B được sử dụng, bản thân bên A không được dùng.
Từ tính chất trên, phí li-xăng cũng khác nhau, thấp hay cao phụ thuộc vào tính chất độc quyền này. Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ và thời hạn nhất định. Đây là những điều khoản chính trong li-xăng bắt buộc các bên tham gia giao kết phải quy định rất rõ ràng và chuẩn xác. Còn những điều khoản khác về giải quyết tranh chấp tòa án hay trọng tài chỉ là phụ.
Tính chất li-xăng rất đặc biệt, có thể là “con dao hai lưỡi”. Ví dụ, bên A tự sản xuất, bán ra thị trường rất tốt, nhưng khi giao cho bên B lại làm rất tệ, trong khi người tiêu dùng chỉ nhớ tới thương hiệu. Về lâu dài, bên A không quản lý được quy trình sản xuất, vận hành của bên B, có thể làm cho uy tín, danh tiếng thương hiệu bị giảm sút.
Chính vì thế, những tập đoàn quốc gia luôn giữ một nguyên tắc là công ty mẹ sẽ giữ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn cầu, chỉ một nguồn gốc duy nhất. Sau khi cấp li-xăng cho công ty con tại các quốc gia khác, họ vẫn có thể thu phí và kiểm soát pháp lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
“Có những hợp đồng li-xăng với 50-60 trang nêu chi tiết quyền và nghĩa vụ các bên để làm cơ sở pháp lý. Do đó, đối với những công ty độc lập, càng phải để ý những điều khoản chính và nếu cần thiết phải tìm đến chuyên gia để tránh rủi ro không đáng có”, Luật sư Vinh chia sẻ thêm.
